McDonald's posee una cartera de marcas construidas sobre un prefijo. La cuestión de hasta dónde se extiende este monopolio se ha planteado ante tribunales de varios continentes, y no la han respondido de la misma manera.
1988, Estados Unidos: se consagra la «familia de marcas»
En septiembre de 1987, la cadena hotelera Quality Inns anuncia el lanzamiento de hoteles económicos llamados «McSleep Inn». Es ella la que acude primero al tribunal, para que se declare que el nombre no vulneraba los derechos de McDonald's; esta responde con una reconvención.
El 16 de septiembre de 1988, el tribunal federal del distrito de Maryland (Quality Inns International v. McDonald's Corp., 695 F. Supp. 198) da la razón a McDonald's. Reconoce la existencia de una familia de marcas constituida por «el prefijo "Mc" combinado con una palabra genérica para formar una marca de fantasía», señala que no se ha acreditado ningún uso anterior a McDonald's y se apoya en particular en las campañas publicitarias de la empresa que promovían un lenguaje inventado, el «McLanguage». Las encuestas aportadas mostraban que casi un tercio de los encuestados atribuían el hotel a McDonald's. Un requerimiento permanente prohíbe el uso de «McSleep».
El mismo razonamiento prosperó en otros lugares. En Filipinas, el Tribunal Supremo restableció el 2 de febrero de 2007 la denegación del registro de la marca «MacJoy», al señalar que «es el prefijo "Mc", abreviatura de "Mac", el que capta visual y auditivamente la atención del público consumidor». Ante el Tribunal General de la Unión Europea, la anulación de la marca «MACCOFFEE» fue confirmada el 5 de julio de 2016 (asunto T-518/13), por obtener indebidamente provecho del renombre de McDonald's.
2009, Malasia: «McCurry» se impone
En Kuala Lumpur, un restaurante de cocina india y malaya adopta el nombre de «Restoran McCurry». Sus propietarios explicarán que el rótulo es el acrónimo de Malaysian Chicken Curry. McDonald's lo demanda en 2001, sobre la base del passing off —la competencia desleal del common law— y no de la infracción de una marca registrada.
La High Court le da la razón en 2006. Pero el 27 de abril de 2009, la Court of Appeal revoca esa sentencia: McDonald's no tiene el monopolio del prefijo «Mc»; los rótulos, los públicos y las cocinas difieren; y el restaurante no utilizaba el prefijo para designar sus platos. A principios de septiembre de 2009, la Federal Court se niega a admitir el recurso de McDonald's y le impone las costas. La empresa reacciona con sobriedad: «Respetamos la decisión del tribunal y no tenemos nada que añadir».
En el Reino Unido, en noviembre de 2001, la High Court ya había rechazado la oposición de McDonald's al registro de «McChina Wok Away», tras nueve años de procedimiento: el juez David Neuberger había señalado la ausencia de toda prueba de confusión efectiva.
Lo que enseña la comparación
| Caso | Tribunal, fecha | Resultado |
|---|---|---|
| McSleep (hoteles) | Distrito de Maryland, 1988 | McDonald's gana |
| McChina Wok Away | High Court, Reino Unido, 2001 | Se desestiman las pretensiones de McDonald's |
| MacJoy | Tribunal Supremo de Filipinas, 2007 | McDonald's gana |
| McCurry | Court of Appeal, Malasia, 2009 | Se desestiman las pretensiones de McDonald's |
| MACCOFFEE | Tribunal General de la UE, 2016 | McDonald's gana |
| BIG MAC / Supermac's | Tribunal General de la UE, 2024 | Caducidad parcial |
No existe, por tanto, una respuesta universal. Las decisiones dependen del fundamento invocado, de la proximidad de las actividades y, sobre todo, de la prueba de un riesgo de confusión en el público afectado.
La expresión «trademark bully»
La expresión se asocia regularmente a estos casos. Hay que ser preciso sobre su alcance. Ha sido empleada por una revista jurídica universitaria —Leah Chan Grinvald, «Shaming Trademark Bullies», Wisconsin Law Review, 2011— que cita expresamente a McDonald's. También la utilizan partes contrarias: el director de Supermac's, Pat McDonagh, declaraba en 2017 que «si un McGrath, un McCarthy o un McDermott utiliza su nombre en la denominación de su empresa, lo más probable es que McDonald's ya posea la marca».
Pero el informe oficial de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos al Congreso, en abril de 2011, no califica a McDonald's de nada semejante. Es más: la oficina retiró los términos «bullies» y «bullying» de su consulta pública, al considerar más apropiado atenerse a la fórmula legal de «tácticas de litigio», y recordó que «una defensa agresiva de los propios derechos de marca no equivale automáticamente a un abuso». El informe concluyó que los testimonios recibidos eran anecdóticos y no formuló ninguna recomendación nominativa.
Sobre la vertiente en la que McDonald's, esta vez, fue privada parcialmente de sus propios derechos, véase el caso Big Mac contra Supermac's ante el Tribunal General de la Unión Europea.
Dónde se juzga una marca
Estos casos se dirimen ante instituciones diferentes, y la confusión es constante.
Las oficinas —la EUIPO en Alicante, la USPTO en Estados Unidos— solo resuelven sobre el derecho al registro: registran, deniegan, cancelan. No condenan a nadie a dejar de usar un signo ni conceden indemnización alguna. Perder ante ellas no es perder el derecho a explotar: es perder un título.
Los tribunales, en cambio, juzgan el uso: la infracción de marca, la competencia desleal y —en los países de common law— el passing off, que protege la clientela real vinculada a un signo incluso en ausencia de cualquier registro.
Una tercera vía, por último, no exige a nadie tener razón en cuanto al fondo: la caducidad por falta de uso. Cualquier persona puede solicitarla, sin justificar un interés particular, y corresponde al titular de la marca probar que la explota realmente. Por ahí logró Supermac's tumbar una parte del registro europeo del Big Mac.