McDonald's besitzt ein Portfolio von Marken, die auf einem Präfix aufgebaut sind. Die Frage, wie weit dieses Monopol reicht, wurde Gerichten auf mehreren Kontinenten gestellt, und sie haben sie nicht in gleicher Weise beantwortet.
1988, Vereinigte Staaten: die „Markenfamilie“ wird anerkannt
Im September 1987 kündigt die Hotelkette Quality Inns die Einführung von Budgethotels mit dem Namen „McSleep Inn“ an. Sie ist es, die als Erste das Gericht anruft, um feststellen zu lassen, dass der Name die Rechte von McDonald's nicht verletze; McDonald's antwortet mit einer Widerklage.
Am 16. September 1988 gibt das Bundesgericht für den District of Maryland (Quality Inns International v. McDonald's Corp., 695 F. Supp. 198) McDonald's recht. Es erkennt das Bestehen einer Markenfamilie an, die gebildet wird durch „das Präfix ‚Mc‘ in Kombination mit einem Gattungswort zu einer Fantasiemarke“, stellt fest, dass keine Benutzung vor McDonald's nachgewiesen ist, und stützt sich insbesondere auf die Werbekampagnen des Konzerns, die eine erfundene Sprache, die „McLanguage“, förderten. Die vorgelegten Umfragen zeigten, dass fast ein Drittel der Befragten das Hotel McDonald's zuordnete. Eine dauerhafte Unterlassungsverfügung untersagt die Verwendung von „McSleep“.
Dieselbe Argumentation hatte auch anderswo Erfolg. Auf den Philippinen stellte der Oberste Gerichtshof am 2. Februar 2007 die Verweigerung der Eintragung der Marke „MacJoy“ wieder her und stellte fest, dass „es das Präfix ‚Mc‘, die Abkürzung von ‚Mac‘, ist, das die Aufmerksamkeit des Verbraucherpublikums optisch und akustisch auf sich zieht“. Vor dem Gericht der Europäischen Union wurde die Nichtigerklärung der Marke „MACCOFFEE“ am 5. Juli 2016 bestätigt (Rechtssache T-518/13), mit der Begründung, dass sie die Wertschätzung von McDonald's in unlauterer Weise ausnutzte.
2009, Malaysia: „McCurry“ setzt sich durch
In Kuala Lumpur nimmt ein Restaurant mit indischer und malaysischer Küche den Namen „Restoran McCurry“ an. Seine Inhaber werden erklären, dass der Name die Abkürzung von Malaysian Chicken Curry sei. McDonald's verklagt es im Jahr 2001, gestützt auf passing off - den unlauteren Wettbewerb des common law - und nicht auf die Verletzung einer eingetragenen Marke.
Der High Court gibt McDonald's 2006 recht. Doch am 27. April 2009 hebt der Court of Appeal dieses Urteil auf: McDonald's hat kein Monopol auf das Präfix „Mc“; die Firmenschilder, das Publikum und die Küchen unterscheiden sich; und das Restaurant verwendete das Präfix nicht zur Bezeichnung seiner Gerichte. Anfang September 2009 lehnt der Federal Court die Zulassung des Rechtsmittels von McDonald's ab und legt ihm die Kosten auf. Der Konzern reagiert nüchtern: „Wir respektieren die Entscheidung des Gerichts und haben nichts hinzuzufügen.“
Im Vereinigten Königreich hatte der High Court bereits im November 2001 den Widerspruch von McDonald's gegen die Eintragung von „McChina Wok Away“ nach neun Jahren Verfahren zurückgewiesen: Richter David Neuberger hatte das Fehlen jedes Nachweises einer tatsächlichen Verwechslung festgestellt.
Was der Vergleich lehrt
| Fall | Gericht, Datum | Ausgang |
|---|---|---|
| McSleep (Hotels) | District of Maryland, 1988 | McDonald's setzt sich durch |
| McChina Wok Away | High Court, Vereinigtes Königreich, 2001 | McDonald's wird abgewiesen |
| MacJoy | Oberster Gerichtshof der Philippinen, 2007 | McDonald's setzt sich durch |
| McCurry | Court of Appeal, Malaysia, 2009 | McDonald's wird abgewiesen |
| MACCOFFEE | Gericht der EU, 2016 | McDonald's setzt sich durch |
| BIG MAC / Supermac's | Gericht der EU, 2024 | Teilweiser Verfall |
Es gibt also keine allgemeingültige Antwort. Die Entscheidungen hängen von der geltend gemachten Grundlage, der Nähe der Tätigkeiten und vor allem vom Nachweis einer Verwechslungsgefahr beim betroffenen Publikum ab.
Der Ausdruck „trademark bully“
Der Ausdruck wird regelmäßig mit diesen Fällen in Verbindung gebracht. Man muss seine Tragweite genau bestimmen. Er wurde von einer juristischen Fachzeitschrift einer Universität verwendet - Leah Chan Grinvald, „Shaming Trademark Bullies“, Wisconsin Law Review, 2011 -, die McDonald's namentlich nennt. Er wird auch von Gegenparteien verwendet: Der Chef von Supermac's, Pat McDonagh, erklärte 2017, dass „wenn ein McGrath, ein McCarthy oder ein McDermott seinen Namen im Namen seines Unternehmens verwendet, die Chancen gut stehen, dass McDonald's die Marke bereits besitzt“.
Der offizielle Bericht des US-Patent- und Markenamts an den Kongress vom April 2011 bezeichnet McDonald's jedoch nicht als etwas Derartiges. Mehr noch: Das Amt hat die Begriffe „bullies“ und „bullying“ aus seiner öffentlichen Konsultation gestrichen, da es für angemessener hielt, sich an die gesetzliche Formulierung „Prozesstaktiken“ zu halten, und erinnerte daran, dass „eine aggressive Verteidigung der eigenen Markenrechte nicht automatisch einem Missbrauch gleichkommt“. Der Bericht kam zu dem Schluss, dass die eingegangenen Stellungnahmen anekdotisch waren, und sprach keine namentliche Empfehlung aus.
Zur Kehrseite, bei der McDonald's diesmal seine eigenen Rechte teilweise verloren hat, siehe den Fall Big Mac gegen Supermac's vor dem Gericht der Europäischen Union.
Wo über eine Marke entschieden wird
Diese Fälle werden vor unterschiedlichen Institutionen verhandelt, und die Verwechslung ist ständig.
Die Ämter - das EUIPO in Alicante, das USPTO in den Vereinigten Staaten - entscheiden nur über das Recht auf Eintragung: Sie tragen ein, verweigern, löschen. Sie verurteilen niemanden dazu, die Benutzung eines Zeichens einzustellen, und gewähren keinen Schadensersatz. Vor ihnen zu verlieren heißt nicht, das Recht zur Nutzung zu verlieren: Es heißt, einen Titel zu verlieren.
Die Gerichte dagegen entscheiden über die Benutzung: Markenverletzung, unlauterer Wettbewerb und - in den Ländern des common law - passing off, das die tatsächliche, mit einem Zeichen verbundene Kundschaft auch ohne jede Anmeldung schützt.
Ein dritter Weg schließlich verlangt von niemandem, in der Sache recht zu haben: der Verfall wegen Nichtbenutzung. Jede Person kann ihn beantragen, ohne ein besonderes Interesse nachweisen zu müssen, und es ist Sache des Markeninhabers zu beweisen, dass er die Marke tatsächlich benutzt. Auf diesem Weg hat Supermac's einen Teil der europäischen Eintragung des Big Mac zu Fall gebracht.