Collo contra McDo

Nociones jurídicas

La caducidad de la marca por falta de uso

Una marca que no se explota se pierde. Y corresponde al titular — no al demandante — probar que la explota.

En resumen

  • El titular pierde sus derechos si, durante un período ininterrumpido de cinco años, la marca no ha sido objeto de un uso efectivo en la Unión (art. 58 del Reglamento 2017/1001).
  • La carga de la prueba recae en el titular: la Oficina le invita a probar el uso; a falta de pruebas, o si son «manifiestamente insuficientes», se declara la caducidad.
  • La caducidad puede ser parcial: en ese caso solo afecta a los productos o servicios de que se trate (art. 58 § 2).
  • Efecto: se considera que la marca no ha producido sus efectos a partir de la fecha de la solicitud; no se trata de una nulidad retroactiva.
  • El uso efectivo es un uso real, en el mercado, dirigido a crear o conservar cuotas de mercado, con exclusión de los usos simbólicos destinados únicamente a conservar el derecho.

Es la inversión de la carga de la prueba lo que lo explica todo. En un proceso ordinario, quien ataca debe probar. Aquí no: quien solicita la caducidad no tiene nada que demostrar, y es el titular de la marca quien debe aportar las facturas, los envases, las cifras de ventas, las campañas.

Una multinacional puede, por tanto, perder derechos no porque no utilice su marca, sino porque no ha aportado los documentos que lo acreditan. Es precisamente lo que ocurrió el 11 de enero de 2019: la división de anulación de la EUIPO consideró insuficientes las pruebas de uso de la marca BIG MAC y declaró su caducidad total.

El Tribunal General de la Unión Europea corrigió el alcance de la decisión el 5 de junio de 2024: la caducidad solo afecta a una parte de los productos y servicios. La marca sigue protegida para los sándwiches de carne.

Fuentes

Fuentes externas.

  1. Reglamento (UE) 2017/1001, artículos 18, 58 y 62 — EUR-Lex
  2. Reglamento Delegado (UE) 2018/625, artículo 19 (prueba del uso) — EUR-Lex

Dónde interviene en el expediente

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