McDonald's détient un portefeuille de marques construites sur un préfixe. La question de savoir jusqu'où s'étend ce monopole a été posée à des juridictions de plusieurs continents, et elles n'y ont pas répondu de la même façon.
1988, États-Unis : la « famille de marques » est consacrée
En septembre 1987, la chaîne hôtelière Quality Inns annonce le lancement d'hôtels économiques baptisés « McSleep Inn ». C'est elle qui saisit la première le tribunal, pour faire juger que le nom ne portait pas atteinte aux droits de McDonald's ; celle-ci riposte par une demande reconventionnelle.
Le 16 septembre 1988, le tribunal fédéral du district du Maryland (Quality Inns International v. McDonald's Corp., 695 F. Supp. 198) donne raison à McDonald's. Il reconnaît l'existence d'une famille de marques constituée par « le préfixe "Mc" combiné à un mot générique pour former une marque fantaisiste », relève qu'aucun usage antérieur à McDonald's n'est établi, et s'appuie notamment sur les campagnes publicitaires de la firme promouvant un langage inventé, le « McLanguage ». Les sondages produits montraient que près d'un tiers des personnes interrogées attribuaient l'hôtel à McDonald's. Une injonction permanente interdit l'usage de « McSleep ».
Le même raisonnement a prospéré ailleurs. Aux Philippines, la Cour suprême a rétabli le 2 février 2007 le refus d'enregistrer la marque « MacJoy », relevant que « c'est le préfixe "Mc", abréviation de "Mac", qui capte visuellement et auditivement l'attention du public consommateur ». Devant le Tribunal de l'Union européenne, l'annulation de la marque « MACCOFFEE » a été confirmée le 5 juillet 2016 (affaire T-518/13), au motif qu'elle tirait indûment profit de la renommée de McDonald's.
2009, Malaisie : « McCurry » l'emporte
À Kuala Lumpur, un restaurant de cuisine indienne et malaisienne prend le nom de « Restoran McCurry ». Ses propriétaires expliqueront que l'enseigne est l'acronyme de Malaysian Chicken Curry. McDonald's l'assigne en 2001, sur le fondement du passing off — la concurrence déloyale de common law — et non de la contrefaçon d'une marque enregistrée.
La High Court lui donne raison en 2006. Mais le 27 avril 2009, la Court of Appeal infirme ce jugement : McDonald's n'a pas de monopole sur le préfixe « Mc » ; les enseignes, les publics et les cuisines diffèrent ; et le restaurant n'utilisait pas le préfixe pour désigner ses plats. Début septembre 2009, la Federal Court refuse d'admettre le pourvoi de McDonald's et met les dépens à sa charge. La firme réagit sobrement : « Nous respectons la décision de la cour et n'avons rien à ajouter. »
Au Royaume-Uni, en novembre 2001, la High Court avait déjà rejeté l'opposition de McDonald's à l'enregistrement de « McChina Wok Away », au terme de neuf ans de procédure : le juge David Neuberger avait relevé l'absence de toute preuve de confusion effective.
Ce que la comparaison enseigne
| Affaire | Juridiction, date | Issue |
|---|---|---|
| McSleep (hôtels) | District du Maryland, 1988 | McDonald's l'emporte |
| McChina Wok Away | High Court, Royaume-Uni, 2001 | McDonald's est déboutée |
| MacJoy | Cour suprême des Philippines, 2007 | McDonald's l'emporte |
| McCurry | Court of Appeal, Malaisie, 2009 | McDonald's est déboutée |
| MACCOFFEE | Tribunal de l'UE, 2016 | McDonald's l'emporte |
| BIG MAC / Supermac's | Tribunal de l'UE, 2024 | Déchéance partielle |
Il n'existe donc pas de réponse universelle. Les décisions dépendent du fondement invoqué, de la proximité des activités, et surtout de la preuve d'un risque de confusion dans le public concerné.
Le mot « trademark bully »
L'expression est régulièrement associée à ces affaires. Il faut être précis sur sa portée. Elle a été employée par une revue juridique universitaire — Leah Chan Grinvald, « Shaming Trademark Bullies », Wisconsin Law Review, 2011 — qui cite nommément McDonald's. Elle est aussi utilisée par des parties adverses : le dirigeant de Supermac's, Pat McDonagh, déclarait en 2017 que « si un McGrath, un McCarthy ou un McDermott utilise son nom dans l'intitulé de son entreprise, il y a des chances que McDonald's détienne déjà la marque ».
Mais le rapport officiel de l'Office américain des brevets et des marques au Congrès, en avril 2011, ne qualifie McDonald's de rien de tel. Mieux : l'office a retiré les termes « bullies » et « bullying » de sa consultation publique, jugeant plus approprié de s'en tenir à la formule légale de « tactiques de contentieux », et a rappelé qu'« une défense agressive de ses droits de marque n'équivaut pas automatiquement à un abus ». Le rapport a conclu que les témoignages reçus étaient anecdotiques et n'a formulé aucune recommandation nominative.
Sur le versant où McDonald's a, cette fois, été partiellement déchue de ses propres droits, voir l'affaire Big Mac contre Supermac's devant le Tribunal de l'Union européenne.
Où se juge une marque
Ces affaires se jouent devant des institutions différentes, et la confusion est constante.
Les offices — l'EUIPO à Alicante, l'USPTO aux États-Unis — ne statuent que sur le droit à l'enregistrement : ils enregistrent, refusent, radient. Ils ne condamnent personne à cesser d'utiliser un signe et n'accordent aucune indemnité. Perdre devant eux, ce n'est pas perdre le droit d'exploiter : c'est perdre un titre.
Les tribunaux, eux, jugent l'usage : la contrefaçon, la concurrence déloyale, et — dans les pays de common law — le passing off, qui protège la clientèle réelle attachée à un signe même en l'absence de tout dépôt.
Une troisième voie, enfin, ne demande à personne d'avoir raison sur le fond : la déchéance pour défaut d'usage. Toute personne peut la demander, sans justifier d'un intérêt particulier, et c'est au titulaire de la marque de prouver qu'il l'exploite réellement. C'est par là que Supermac's a fait tomber une partie de l'enregistrement européen du Big Mac.