Das Passing off schützt etwas Konkreteres als einen Titel: die tatsächliche Kundschaft, die ein Zeichen aufgebaut hat. Es fragt nicht, ob man eine Marke angemeldet hat, sondern ob die Öffentlichkeit dieses Zeichen tatsächlich mit einem selbst verbindet, ob der Konkurrent diese Öffentlichkeit getäuscht hat und ob man dadurch einen Schaden erlitten hat.
Es ist eine aufwendigere Klage — drei Elemente sind zu beweisen, und zwar tatsächlich —, aber sie steht auch dem offen, der nichts eingetragen hat. Und sie hat für große Marken eine kontraintuitive Folge: Weltweite Bekanntheit genügt nicht, wenn die Kundschaft vor Ort nicht existiert.
McDonald's hat dies in Malaysia erfahren, in dem Rechtsstreit, der das Unternehmen acht Jahre lang mit dem Restaurant McCurry in Kuala Lumpur beschäftigte: Der Court of Appeal verneinte das Passing off mit der Feststellung, dass Beschilderung, Speisekarte und Kundschaft der beiden Betriebe nichts gemeinsam hatten. Der Federal Court verweigerte McDonald's im September 2009 die Zulassung des Rechtsmittels.