L'affaire est régulièrement racontée de travers. Elle mérite d'être reprise dans l'ordre, car les décisions successives disent des choses différentes.
La marque en cause
« BIG MAC » est une marque verbale de l'Union européenne, enregistrée sous le n° 62638 sur demande déposée le 1er avril 1996 par McDonald's International Property Co. Ltd. Elle couvre trois classes, avec une liste très large : viandes, poisson, volaille, sandwiches, mais aussi œufs, fromage, lait, desserts, biscuits, pain, café, sauces — et, en classe 42, les services d'exploitation et de franchise de restaurants.
Le 11 avril 2017, la chaîne irlandaise Supermac's, en conflit avec McDonald's sur ses propres dépôts, demande la déchéance totale de la marque pour défaut d'usage sérieux. Le principe est simple : une marque non exploitée pendant cinq ans peut être révoquée pour les produits concernés.
2019 : la décision spectaculaire — et provisoire
Le 11 janvier 2019, la division d'annulation de l'EUIPO prononce la déchéance totale de la marque, pour l'ensemble des produits et services. Motif : les preuves produites par McDonald's ne démontrent pas l'étendue de l'usage. Elles se composaient notamment de trois attestations signées par des salariés de la firme, de brochures publicitaires, de copies d'écran de ses propres sites et… d'un extrait de la page Wikipédia consacrée au Big Mac.
La presse mondiale titre que McDonald's a « perdu le Big Mac ». Ce n'est pas exact : la décision n'est pas définitive, et elle est largement renversée en appel. Le 14 décembre 2022, la quatrième chambre de recours de l'EUIPO rétablit la marque pour les sandwiches à la viande et au poulet, les produits à base de viande et de volaille, et les services de restauration.
2024 : le Tribunal de l'Union européenne tranche
Le 5 juin 2024, le Tribunal de l'Union européenne rend son arrêt dans l'affaire T-58/23. Il annule partiellement la décision de 2022 et prononce la déchéance supplémentaire pour :
- les « sandwiches au poulet » (classes 29 et 30) ;
- les « aliments préparés à base de produits de volaille » (classe 29) ;
- les services de restauration, drive et préparation de plats à emporter (classe 42).
Le motif est le même qu'en 2019, et il est resserré sur la preuve :
« Les preuves soumises par McDonald's ne fournissent aucune indication sur l'étendue de l'usage de la marque pour ces produits, en particulier quant au volume des ventes, à la durée de la période d'usage et à la fréquence de cet usage. »Communiqué de presse n° 92/24 de la Cour de justice de l'Union européenne, 5 juin 2024 — traduit de l'anglais
Ce qui subsiste au profit de McDonald's, en revanche, est l'essentiel : les « aliments préparés à base de produits de viande », les « sandwiches à la viande » et les « sandwiches comestibles ». Le hamburger Big Mac lui-même n'est pas touché. Ce qui tombe, c'est la volaille et les services.
McDonald's l'a d'ailleurs souligné : la décision « n'affecte pas notre droit d'utiliser la marque Big Mac ». Le dirigeant de Supermac's, Pat McDonagh, a de son côté salué « une décision significative, qui adopte une approche de bon sens sur l'usage des marques par les grandes multinationales », évoquant un scénario « David contre Goliath ».
Ce que l'affaire enseigne
Une marque, même parmi les plus connues au monde, n'est pas un titre acquis une fois pour toutes : elle ne vaut, produit par produit, que ce que son titulaire peut prouver en avoir fait. Et la déchéance a porté, ici, jusque sur les services de franchise de restaurants — le cœur du modèle. Sur ce que recouvre concrètement ce modèle, voir l'architecture des redevances, loyers et contributions publicitaires. Le dossier antibois conserve, lui, la définition qu'en donnait la presse spécialisée de l'époque dans le dictionnaire de la franchise de L'Officiel de la Franchise.
Ce que l'affaire dit de la preuve
Le point décisif n'est pas ce que Supermac's a démontré : c'est ce que McDonald's n'a pas prouvé. En matière de déchéance pour défaut d'usage, la charge de la preuve pèse sur le titulaire de la marque, et sur lui seul. L'office l'invite à établir l'usage sérieux ; si les preuves manquent ou sont jugées insuffisantes, la déchéance est prononcée. Une marque mondialement connue peut donc perdre des droits faute d'avoir produit les bonnes pièces.
Second point, souvent brouillé : un office de marques ne juge que le droit à l'enregistrement. Il ne dit pas qui peut utiliser un signe, ne condamne personne pour contrefaçon et n'alloue aucun dommage-intérêt. Il en va de même aux États-Unis, où l'USPTO statue sur les enregistrements pendant que les tribunaux fédéraux jugent la contrefaçon — et, dans les pays de common law, du passing off, qui protège la clientèle réelle attachée à un signe même sans aucun dépôt.