Le passing off protège quelque chose de plus concret qu'un titre : la clientèle réelle qu'un signe a construite. Il ne demande pas si vous avez déposé une marque, mais si le public associe effectivement ce signe à vous, si le concurrent a induit ce public en erreur, et si vous en avez souffert.
C'est une action plus lourde — trois éléments à prouver, en fait — mais ouverte à qui n'a rien enregistré. Et elle a une conséquence contre-intuitive pour les grandes marques : une notoriété mondiale ne suffit pas si la clientèle n'existe pas localement.
McDonald's l'a éprouvé en Malaisie, dans le litige qui l'a opposé pendant huit ans au restaurant McCurry de Kuala Lumpur : la Court of Appeal a écarté le passing off, relevant que la signalétique, le menu et la clientèle des deux enseignes n'avaient rien de commun. La Federal Court a refusé à McDonald's l'autorisation de se pourvoir en septembre 2009.